專利信息
本期，小編將與大家來探討一下，在員工與雇主之間關(guān)于職務(wù)發(fā)明認定的專利權(quán)權(quán)屬糾紛問題。
在科技創(chuàng)新型企業(yè)的發(fā)展經(jīng)營中，“職務(wù)發(fā)明”是一個至關(guān)重要的概念。企業(yè)提供了資金、設(shè)備、零部件、原材料等等物質(zhì)條件，理應(yīng)作為專利權(quán)權(quán)人，獲得除署名權(quán)以外一切權(quán)利。然而實務(wù)中員工在接觸技術(shù)成果后，在職期間私下將技術(shù)成果以自己或者他人、其他公司的名義申請專利；或者離職到競爭對手的公司、甚至自己成立公司，然后將技術(shù)成果以新公司的名義申請專利，最終引發(fā)權(quán)屬糾紛的案例屢見不鮮。企業(yè)須充分利用相關(guān)法律條例保護自己的專利權(quán)權(quán)屬。
法律依據(jù)
�、佟吨腥A人民共和國專利法(2008修正)》第六條第一款：執(zhí)行本單位的任務(wù)或者主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權(quán)利屬于該單位；申請被批準(zhǔn)后，該單位為專利權(quán)人。
�、凇吨腥A人民共和國專利法實施細則(2010修訂)》 第十二條、第十三條：專利法第六條所稱執(zhí)行本單位的任務(wù)所完成的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，是指：
�。ㄒ唬┰诒韭毠ぷ髦凶鞒龅陌l(fā)明創(chuàng)造；
�。ǘ┞男斜締挝唤桓兜谋韭毠ぷ髦獾娜蝿�(wù)所作出的發(fā)明創(chuàng)造；
�。ㄈ┩诵�、調(diào)離原單位后或者勞動、人事關(guān)系終止后1年內(nèi)作出的，與其在原單位承擔(dān)的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造。
專利法第六條所稱本單位，包括臨時工作單位；專利法第六條所稱本單位的物質(zhì)技術(shù)條件，是指本單位的資金、設(shè)備、零部件、原材料或者不對外公開的技術(shù)資料等。
專利法所稱發(fā)明人或者設(shè)計人，是指對發(fā)明創(chuàng)造的實質(zhì)性特點作出創(chuàng)造性貢獻的人。在完成發(fā)明創(chuàng)造過程中，只負責(zé)組織工作的人、為物質(zhì)技術(shù)條件的利用提供方便的人或者從事其他輔助工作的人，不是發(fā)明人或者設(shè)計人。
判決文書
小編研習(xí)了廣東省部分地市 “離職員工與原雇主之間關(guān)于職務(wù)發(fā)明的專利權(quán)權(quán)屬糾紛”的若干裁判案例，綜合了原雇主最終獲得/沒有獲得專利權(quán)的具體情況和法官論證過程，對職務(wù)發(fā)明認定進行了要點分析。
一、成功認定為職務(wù)發(fā)明的判例
1. 審判法院：廣東省高級人民法院
案號：（2014）粵高法民三終字第31號
本案中，姜漢平在德港公司工作期間其工作崗位為工程師，負責(zé)產(chǎn)品的研發(fā)，而其擔(dān)任的工作又與本案專利有關(guān)，而本案專利系姜漢平離開德港公司一年內(nèi)做出的，故應(yīng)認定該發(fā)明創(chuàng)造為姜漢平的職務(wù)發(fā)明。
綜上所述，本院認為，本案專利的發(fā)明人系姜漢平，且該發(fā)明系姜漢平的職務(wù)發(fā)明，針對本案專利涉及的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權(quán)利應(yīng)當(dāng)屬于姜漢平當(dāng)時所屬單位德港公司。
2. 審判法院：廣東省高級人民法院
案號：（2014）粵高法民三終字第1004號
法院根據(jù)證據(jù)和庭審情況，結(jié)合涉案專利的申請時間和內(nèi)容，認定牧人公司關(guān)于彭亮獲取牧人公司涉案技術(shù)設(shè)計資料，以甘勇的名義去申請涉案專利這一主張成立，并退一步分析，即使涉案專利技術(shù)確實由彭亮研發(fā)，亦屬于職務(wù)發(fā)明，從而認定涉案專利權(quán)屬應(yīng)歸牧人公司所有，相關(guān)認定符合法律規(guī)定，并無不當(dāng)。
3. 審判法院：廣東省高級人民法院
案號：（2014）粵高法民三終字第1198號
本院認為，劉飛主要利用了斯超威公司的物質(zhì)技術(shù)條件，且申請日為劉飛離職后一個月，應(yīng)認定訴爭專利屬于職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，原審法院僅以認為訴爭專利系劉飛離職后一年內(nèi)作出為由認定職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。這一認定曲解了專利法中有關(guān)職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的立法本意，職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的認定需綜合考量員工的技術(shù)背景、任職崗位、工作任務(wù)、是否主要利用單位物質(zhì)技術(shù)條件和離職時間等因素，不能簡單地將所有員工在離職后一年內(nèi)完成的專利都認定為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，原審法院對這一問題論述不當(dāng)，本院予以糾正，但其結(jié)論正確，可予維持。
4. 審判法院：廣東省高級人民法院
案號：（2015）粵高法民三終字第645號
職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的證明標(biāo)準(zhǔn)與專利侵權(quán)的證明標(biāo)準(zhǔn)不同，職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的證明標(biāo)準(zhǔn)是相關(guān)性標(biāo)準(zhǔn)，即要證明專利技術(shù)是與發(fā)明人在原告處從事的本職工作或者原告分配給發(fā)明人的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造即可。職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的證明標(biāo)準(zhǔn)不是侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)，即全面覆蓋原標(biāo)準(zhǔn)，是否形成可以比對的技術(shù)方案并足以作出相同等同的結(jié)論不是必須的待證事實。本案證據(jù)足以證明本案專利與馬廷勇、付永濤在泓利公司的本職工作或者泓利公司分配的任務(wù)高度相關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造。熊成剛作為發(fā)明人署名專利，作出其對發(fā)明創(chuàng)造的實質(zhì)性特點作出了創(chuàng)造性貢獻的意思表示。熊成剛未提交證據(jù)證明本案專利與其本職工作無關(guān)，是其另行利用與泓利公司無關(guān)的物質(zhì)技術(shù)條件獨自完成的發(fā)明創(chuàng)造。
5. 審判法院：廣東省高級人民法院
案號：（2017）粵民終1871號
關(guān)于訴爭專利是否屬于職務(wù)發(fā)明的問題，首先余超群2013年5月7日從創(chuàng)自公司離職，在2013年10月29日向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請了訴爭專利，訴爭專利是在余超群和創(chuàng)自公司人事關(guān)系終止后1年內(nèi)作出的。
其次訴爭專利是否與余超群在原單位承擔(dān)的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)。員工離職后作出發(fā)明創(chuàng)造專利權(quán)利歸屬，關(guān)乎發(fā)明人、企業(yè)和社會公眾的三方利益，如何合理界定“本職工作”或者“單位分配任務(wù)”的范圍，是一個知識產(chǎn)權(quán)平衡保護的問題�！吨腥A人民共和國專利法實施細則》第十二條第三款中對離職員工申請專利的限制，本質(zhì)上是為了避免離職員工將本來是執(zhí)行本單位的工作任務(wù)或者主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造，在離職后進行申請，從而損害了原單位的合法權(quán)益的情況。法院認為，判斷涉案發(fā)明是否是職務(wù)發(fā)明，主要是判斷涉案發(fā)明創(chuàng)造是否與余超群在創(chuàng)自公司從事的工作任務(wù)有關(guān)，而不是將涉案的專利技術(shù)特征與創(chuàng)自公司研發(fā)的產(chǎn)品本身技術(shù)特征進行一一比對，職務(wù)發(fā)明的認定并不需要創(chuàng)自公司已經(jīng)研發(fā)出或者提出與專利技術(shù)完全相同的技術(shù)方案或想法。故訴爭專利屬于余超群在創(chuàng)自公司做出的職務(wù)發(fā)明。
二、沒有認定為職務(wù)發(fā)明的判例
6. 審判法院：廣東省高級人民法院
案號：（2017）粵民終1382號
由于優(yōu)瑞泰公司提交的《市場銷售部工作職責(zé)及組織架構(gòu)》《職位說明書》《員工入職登記表》《勞動合同》《員工轉(zhuǎn)正申請表》《晉升通知書》《品質(zhì)手冊》《質(zhì)量手冊》等證據(jù)只能證明樊中成在優(yōu)瑞泰公司從事的是管理工作，而優(yōu)瑞泰公司也未指出郵件證據(jù)中存在樊中成直接參與產(chǎn)品研發(fā)、對發(fā)明創(chuàng)造的實質(zhì)性特點作出創(chuàng)造性貢獻的內(nèi)容，故以上證據(jù)不足以證明樊中成的工作內(nèi)容還包括具體的研發(fā)，更不足以證明樊中成在本職工作中或執(zhí)行優(yōu)瑞泰公司交付的本職工作之外的任務(wù)發(fā)明了涉案專利。且涉案專利的優(yōu)先權(quán)日為2013年9月30日，早于樊中成的離職時間，故涉案專利也不可能系樊中成離職后發(fā)明。
至于優(yōu)瑞泰公司主張谷能公司與樊中成串通將涉案專利技術(shù)以谷能公司名義申請一節(jié)，優(yōu)瑞泰公司沒有提供有效證據(jù)予以證明。
7. 審判法院：廣東省高級人民法院
案號：（2017）粵民終1320號
億立能公司表示張海增入職億立能公司從事技術(shù)工作，并提交了勞動合同和工資表為證。張海增表示其在億立能公司任職期間主要負責(zé)銷售業(yè)務(wù)和日常管理，并未從事過技術(shù)工作。王某陳述張海增在億立能公司協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù)，其中包括主管技術(shù)。如前所述，億立能公司對原有專利的優(yōu)化和進一步研發(fā)工作較為困難，即使張海增在億立能公司任職期間的工作與技術(shù)有關(guān)聯(lián)，本案現(xiàn)有證據(jù)并不足以證明張海增的工作系對億立能公司原有專利的優(yōu)化和進一步研發(fā)，更不足以證明張海增的工作與訴爭專利的發(fā)明有關(guān)。因此，億立能公司主張訴爭專利系張海增的職務(wù)發(fā)明，應(yīng)歸億立能公司所有的證據(jù)不足。
三、小結(jié)
參考以上廣東省案例，可以總結(jié)出，職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的認定需綜合考量員工的技術(shù)背景、任職崗位、工作任務(wù)、是否主要利用單位物質(zhì)技術(shù)條件和離職時間等因素。法院審查的普遍標(biāo)準(zhǔn)是，職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的證明標(biāo)準(zhǔn)是相關(guān)性標(biāo)準(zhǔn)，也即需要企業(yè)證明專利技術(shù)是與發(fā)明人在企業(yè)處從事的本職工作或者原告分配給發(fā)明人的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造。若能夠進一步證明發(fā)明人直接參與產(chǎn)品研發(fā)、對發(fā)明創(chuàng)造的實質(zhì)性特點作出創(chuàng)造性貢獻則效果最佳。
通過本次的裁判文書研習(xí)，給當(dāng)事人的啟示是：保護企業(yè)自主研發(fā)的技術(shù)成果，首先應(yīng)當(dāng)規(guī)范知識產(chǎn)權(quán)管理制度和程序，最好能貫徹國家標(biāo)準(zhǔn)《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》（GB/T 29490-2013）；參與了研發(fā)工作的員工也要留下可以讓法院采信的證據(jù)，出現(xiàn)專利權(quán)權(quán)屬糾紛后可以證明其工作與職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的相關(guān)性；避免從事行政管理工作的員工接觸企業(yè)未公開的具體技術(shù)方案，因為他們不屬于專利法實施細則中規(guī)定的“發(fā)明人或者設(shè)計人”，通常無法認定為職務(wù)發(fā)明，且從侵犯商業(yè)秘密角度維權(quán)同樣需要面臨證據(jù)問題；在參與研發(fā)或者接觸過技術(shù)成果的員工離職后，企業(yè)要盡快把他們曾經(jīng)研發(fā)、接觸過的技術(shù)成果的保護問題處理好，應(yīng)當(dāng)申請專利的技術(shù)要在他們離職一年內(nèi)提出申請。
（作者：王桂林 校對：梁婉玲）
